A recente decisão do Tribunal Geral da União Europeia no caso da marca BIG MAC entre o McDonald’s e a irlandesa Supermac's, serve de alerta para as empresas acerca da importância de uma gestão ativa das marcas. O tribunal decidiu que o McDonald's não comprovou o uso comercial da marca BIG MAC para assinalar alimentos produzidos à base de frango e serviços relacionados à operação de restaurantes, resultando na anulação parcial do respectivo registro.

A ação de caducidade contra o registro da marca BIG MAC foi apresentada pela Supermac's em uma estratégia de defesa, como consequência da oposição apresentada pelo McDonald's contra o pedido de registro da marca SUPERMAC'S.

Este caso destaca quatro pontos essenciais para os detentores de marcas registradas:

- Uso ou Perda da marca: A legislação da maioria dos países exige que as marcas sejam usadas efetivamente para os produtos e serviços para os quais estão registradas. A falta de uso efetivo pode levar à caducidade total ou parcial do registro de uma marca.- Especificações muito amplas: Registros de marca com especificações de produtos e/ou serviços excessivamente amplos podem se tornar vulneráveis ao longo do tempo. É vital garantir que o registro da marca reflita precisamente os produtos e/ou serviços que serão de fato produzidos / comercializados / prestados pela marca.- Evidência de Uso: Em ações de caducidade, é imperativo fornecer provas concretas que mostrem o uso da marca em relação ao local, tempo, extensão e natureza. Isso inclui evidências efetivas e robustas acerca do volume de vendas e a frequência do uso da marca ao longo da validade do registro.- Oposição com base em marcas que não são usadas: Recomenda-se que não se apresente impugnações com base em marcas que não estão sendo usadas. O tiro pode sair pela culatra!

O caso BIG MAC na União Europeia serve como um alerta para que as empresas revisem suas estratégias de marcas e garantam que estão em conformidade com as exigências legais para proteger seus valiosos ativos intelectuais. A gestão proativa de marcas não é apenas uma questão de manutenção de registros, mas uma estratégia empresarial essencial para sustentar uma vida longa as marcas no mercado global.

*Claudia Maria Zeraik é advogada no Montaury, Pimenta Machado & Vieira de Mello